跨类别排除他人侵害之著名商标(驰名商标)淡化保护之著名程度，无须达一般消费者普遍知悉之程度 - 最高行政法院大法庭统一见解裁定
裁判字号：最高行政法院 111 年度大字第 1 号 裁定
案由摘要：商标异议
裁判日期：民国 112 年 03 月 17 日
上 诉 人 意大利商法伦提诺公司（Valentino S.p.A.）
代 表 人 嘉瑞利‧波乐西（Gabriele Borasi）
诉讼代理人 陈长文 律师
蔡瑞森 律师
被 上诉 人 经济部智慧财产局
代 表 人 廖承威
诉讼代理人 陈盈竹
林政憓
参 加 人 优尼士国际股份有限公司
代 表 人 沈宏海
本院大法庭就第四庭于中华民国111年10月6日111年度征字第2号商标异议事件所提案之法律争议，裁定如下：
主 文
商标法第30条第1项第11款后段规定所称「著名商标」，系指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知之商标，无须达一般消费者普遍知悉之程度，始有该款后段规定之适用。
理 由
一、被上诉人代表人原为洪淑敏，嗣变更为廖承威，玆据新任代表人声明承受诉讼，核无不合。
二、提交事件之基础事实诉外人英籍安娜贝拉范仑铁诺前于民国l06年5月3日以「GIOVANNI VALENTINO ITALY」商标（嗣变更商标：名称及图样为「GIOVANNI VALENTINO」），指定使用于当时商标法施行细则第19条所定商品及服务分类表第24类之「布料，薄绢，纺织制挂毯，纺织制壁挂，家具套，盥洗清洁用手套，桌垫，电话绒布套，马桶盖套垫，面纸盒套，被褥，棉被，丝被，被套，毛巾被，太空被，尼龙被，床单，床罩，枕套，枕头罩，毛毯，毛巾毯，蚊帐，床毯，家庭宠物用毯，装饰用床罩，里布用棉布，棉织布，鸭绒被套，床垫罩，衣服及服饰用棉布，装饰用枕头巾，泡茶用毛巾，毛毯套，毛巾，擦碗毛巾，浴巾，餐巾，桌巾，手帕，枕巾，椅巾，擦澡巾，纺织品制旗，纺织品制标签，窗帘，门帘，摺帘，舞台幕帘，粘布标签，布制广告牌，布制锅用隔热垫，棉布制个人餐垫」商品，向被上诉人申请注册，并于107年2月7日申请变更申请人为参加人，被上诉人审查后，准列注册第1920292号商标（下称系争商标）。嗣上诉人以该商标有商标法第30条第1项第10款及第11款规定情形，对之提起异议。被上诉人审查后，以108年11月26日中台异字第G01070605号商标异议审定书为「异议不成立」之处分(下称原处分)。上诉人不服，循序提起行政诉讼，并声明：⒈诉愿决定及原处分均撤销。⒉被上诉人应作成系争商标之注册应予撤销之处分。智慧财产法院（110年7月1日更名为智慧财产及商业法院，下称原审）认为本件判决结果，如认为诉愿决定及原处分应予撤销，参加人的权利或法律上利益将受有损害，故依职权命参加人独立参加本件被上诉人的诉讼。经原审109年度行商诉字第55号行政判决（下称原判决）驳回其诉后，上诉人仍不服，提起上诉。受理上诉事件之合议庭认采为裁判基础之法律见解，与先前裁判(本院106年度判字第607号、第608号、第609号、107年度判字第446号、109年度上字第982号判决)所持之法律见解歧异，而为本件提案。
三、提案之法律争议商标法第30条第1项第11款后段所称之「著名商标」，其著名程度应否解释为超越相关消费者而达一般消费者普遍知悉之程度，始有该后段规定之适用？
四、本院大法庭裁定如主文所示之统一见解，理由如下：
(一)商标法第30条第1项第11款规定：「商标有下列情形之一，不得注册：……十一、相同或近似于他人著名商标或标章，有致相关公众混淆误认之虞，或有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者。但得该商标或标章之所有人同意申请注册者，不在此限。」商标法施行细则第31条规定：「本法所称著名，指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知者。」业已明订于有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知之程度即属商标法所称著名商标，并未再就商标法第30条第1项第11款前段、后段所称之著名商标分别作不同界定。
(二)商标法第30条第1项第11款著名商标保护审查基准3.2明订：「第30条第1项第11款后段有关商标淡化保护之规定，其对商标著名程度之要求应较同款前段规定为高。……商标著名程度若高至一般公众所普遍认知的程度，就较有可能适用第30条第1项第11款后段规定。」依上开审查基准规定，亦无要求商标法第30条第1项第11款后段所称之著名商标，其著名程度应解释为超越相关消费者而达一般消费者普遍知悉之程度，始有该后段规定之适用。
(三)商标法于92年增订第23条(即现行法第30条)著名商标减损规定，依行政院提案说明记载：「（十二）第十二款为现行条文第七款修正后移列。说明如下：世界智慧财产权组织（WIPO）于一九九九年九月公布关于著名商标保护规定共同决议事项，该决议明确指明对著名商标之认定，应考量以商品或服务之相关公众之认识，而非以一般公众之认知判断之；又除防止与著名商标产生混淆误认之虞外，并应避免对著名商标之减损（dilution）产生，基于APEC于八十九年三月决议会员国应遵守WIPO该决议，爰将『公众』修正为『相关公众』，并增订有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者，不得注册。」依上述商标法增订有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者，不得注册规定之提案说明意旨，并无将减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者之商标著名程度，提高至一般消费者普遍知悉之程度，始有不得注册规定适用之意涵。且依该提案说明，该次修法除防止与著名商标产生混淆误认之虞外，并应避免对著名商标之减损（dilution）产生，而基于APEC于89年3月决议会员国应遵守WIPO该决议，将「公众」修正为「相关公众」，并增订有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者，不得注册。而上开条款前段所称「相同或近似于他人著名商标或标章」，亦为后段规定著名商标减损的成立要件，该提案说明所指对著名商标之认定，应考量以商品或服务之相关公众之认识，而非以一般公众之认知判断之，自非仅限于针对著名商标之混淆误认，亦应包括著名商标之减损。因此，减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞，对著名商标之认定，应考量以商品或服务之相关公众之认识，而非以一般公众之认知判断之，符合该提案说明意旨。
(四)WIPO于1999年9月公布关于著名商标保护规定共同决议事项(Joint Recommendation Concerning Provisions on theProtection of Well-Known Marks)第2条规定，会员国决定商标是否为着名商标(Determination of Whether a Mark
is a Well-Known Mark in a Member State)……[不得要求的因素] (a)作为决定商标是否为着名商标的条件，会员国不得要求：……(iii)该商标为该会员国中一般公众所普遍知悉(
(3)[Factors Which Shall Not Be Required] (a) A Membe
r State shall not require, as a condition fordetermining whether a mark is a well-known mark:……(iii) that the mark is well known by the public at la
rge in the Member State.)。又于该共同决议事项第4条(1)(ii)规定，商标的使用可能会以不正当的方式减损或淡化著名商标的识别性特征的目的，会员国可要求该著名商标必须一般公众所普遍知悉(for the purpose of applyingparagraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State mayrequire that the well-known mark be well known by
the public at large.)。因此，依WIPO于1999年9月公布关于著名商标保护规定共同决议事项，关于著名商标减损或淡化其著名程度是否要求达一般公众所普遍知悉程度系可由会员自行决定。而我国商标法于92年增订著名商标减损规定，依前述行政院提案说明记载，以及商标法施行细则第31条规定：「本法所称著名，指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知者。」均无要求商标法第30条第1项第11款后段所称之著名商标，其著名程度应达一般消费者普遍知悉之程度，始有该规定适用之意涵。
(五)肯定说系以目的性之限缩解释，认商标法施行细则第31条针对「著名」之定义规定，不适用于商标法第30条第1项第11款后段所称之「著名商标」。但如依该目的性限缩之法学方法解释，至多只能得出商标法施行细则第31条针对「著名」之定义规定，不适用于商标法第30条第1项第11款后段所称之「著名商标」，仍不能得出商标法第30条第1项第11款后段所称之著名商标，其著名程度应达一般消费者普遍知悉之程度，始有该规定适用之结论。
(六)商标法第30条第1项第11款前段所称「相同或近似于他人著名商标或标章」，亦为后段规定著名商标减损之成立要件。如解释该款前段之「著名商标」内涵为指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知者，而解释该款后段之减损著名商标之识别性或信誉之虞要件中之「著名商标」内涵为指有客观证据足以认定已广为一般消费者所普遍认知，显然就同为着名商标减损各别要件中，相同「著名商标」用语却作前后不一致之解释。
(七)商标法第70条第2款规定：「未得商标权人同意，有下列情形之一，视为侵害商标权：……二、明知为他人著名之注册商标，而以该著名商标中之文字作为自己公司、商号、团体、网域或其他表彰营业主体之名称，有致相关消费者混淆误认之虞或减损该商标之识别性或信誉之虞者。」对著名商标视为侵害商标权之情形，包括使用著名商标中之文字作为自己公司、商号、团体、网域或其他表彰营业主体之名称，有致相关消费者混淆误认之虞，或减损该商标之识别性或信誉之虞情形。上述视为侵害商标权情形，均共同使用著名商标之同一用语，亦可说明商标法就民事事件视为侵害商标权情形，关于有致相关消费者混淆误认之虞，或减损著名商标之识别性或信誉之虞，对著名商标之内涵并无分别界定之立法意旨。因此，就著名商标之民事侵害商标权，包括有致相关消费者混淆误认之虞或减损该商标之识别性或信誉之虞之情形，关于该著名商标之内涵自系指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知者之界定。肯定说认商标法施行细则第31条针对「著名」之定义规定，应为目的性之限缩解释，而不适用于商标法第30条第1项第11款后段所称之「著名商标」，显与商标法第70条第2款规定关于上述民事事件，就著名商标之内涵并无分别界定产生冲突，造成著名商标民事诉讼请求减损该商标之识别性或信誉之虞保护事件，与行政诉讼请求他人减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞之商标不得注册之保护事件，就著名商标定义内涵分别采取不同解释之歧异情形。该歧异情形将产生于行政诉讼中获准注册之商标权人，使用于该注册商标中之文字作为自己公司、商号、团体、网域或其他表彰营业主体之名称，有致减损著名商标之识别性或信誉之虞时，却构成商标法第70条第2款视为侵害商标权之情形。此行政与民事事件冲突现象，对商标权人之商标使用权益及市场交易秩序均造成无所适从之不利影响。
(八)就商标法第30条第1项第11款后段所称之「著名商标」定义规定，与商标法其他所称「著名商标」用语，基于同一用语同一内涵之法理，均采同一界定，即「著名商标」系指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知之商标，并无判断标准模糊问题。另商标法第30条第1项第11款著名商标保护审查基准亦载明：「无论商标著名程度高低为何，只要商标所表彰之识别性与信誉已广为『相关消费者』所普遍认知，便足以认定该商标为着名商标。是以，本法所称之著名，系指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知者而言(商施31)，其与 WIPO关于著名商标保护规定联合备忘录一样，均认为只要商标所表彰之识别性与信誉已广为『相关』事业或消费者所普遍认知，便足以认定该商标为着名，而得依商标法保护著名商标之相关规定获得保护。」(商标法第30条第1项第11款著名商标保护审查基准2.1.1参见)。至于就商标法第30条第1项第11款后段有关商标淡化保护之规定，对商标著名程度之要求较同款前段规定为高，商标著名程度若高至一般公众所普遍认知的程度，较有可能适用商标法第30条第1项第11款后段规定，系指于审查是否有减损著名商标之识别性或信誉之虞该当情形时，应参酌商标著名之程度、商标近似之程度、商标被普遍使用于其他商品/服务之程度、著名商标先天或后天识别性之程度及其他参酌因素，例如系争商标权人是否有使人将其商标与著名商标产生联想的意图(商标法第30条第1项第11款著名商标保护审查基准3.3参见)而言。上述判断有无减损商标识别性或信誉之虞的参酌因素之审查，与判断有无混淆误认之虞之8项参考因素类似，商标审查实务实施操作多年，并无不易操作问题。
(九)就商标法第30条第1项第11款后段有关著名商标减损保护之规定，对商标著名程度之要求较同款前段规定为高，应系于判断是否该当商标法第30条第1项第11款后段「有减损商标识别性或信誉之虞」要件时，就其中参酌因素「商标著名之程度」之审查中予以区分，而非于审查商标法第30条第1项第11款后段「著名商标」要件时予以区分，亦非认仅须达已广为相关事业或消费者所普遍认知之著名商标，即可判断该当「有减损商标识别性或信誉之虞」之要件，致有过度保护著名商标权人情形。
(十)结论：商标法第30条第1项第11款后段规定所称「著名商标」，系指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知之商标，无须达一般消费者普遍知悉之程度，始有该款后段规定之适用。至于是否有减损著名商标之识别性或信誉之虞，则应参酌商标著名之程度、商标近似之程度、商标被普遍使用于其他商品/服务之程度、著名商标先天或后天识别性之程度及系争商标权人是否有使人将其商标与著名商标产生联想的意图之其他等因素综合判断。
中 华 民 国 112 年 3 月 17 日
最高行政法院大法庭
审判长法官 吴 明 鸿
法官 吴 东 都
法官 帅 嘉 宝
法官 胡 方 新
法官 萧 惠 芳
法官 王 碧 芳
法官 简 慧 娟
法官 蔡 如 琪
法官 陈 国 成
以 上 正 本 证 明 与 原 本 无 异
中 华 民 国 112 年 3 月 17 日
书记官 徐 子 岚
<不同意见书—大法庭法官 王碧芳、简慧娟共同提出>
