參數或性能可以界定專利產品,但說明書必須提供獲得該產品的充分技術教導——評(2022)最高法知行終361號案
一、問題的提出:界定一種產品,是否等於公開了這種產品?
以參數或性能表述產品,能讓權利要求涵蓋結構尚難完整描述、卻具有共同技術特徵的一類材料。對玻璃、塗層、聚合物及抗體而言,這種寫法具有實際價值。然而,當權利要求把某項性能列為產品必須具備的條件,說明書就必須提供足以獲得這種產品的技術教導。讀者能辨認哪些產品落入保護範圍,並不當然意味著讀者已經學會如何製造它們。
(2022)最高法知行終361號案的爭點,正發生在這兩種能力之間。涉案玻璃同時追求較高的應力參數與非易碎性。說明書給出了製程、應力數據及測試方法的線索,法院仍認為不足以確定依照其記載能夠獲得同時滿足全部條件的產品。其啟示在於:性能一旦參與界定受保護產品,就不能只停留在期待達成的結果。①
本文主張,本案應被理解為對技術教導完整性的要求。判斷重心是已公開的製程、材料、數據及申請日的通常知識,能否共同支撐從製造條件到所限定產品的合理推論。若將裁判濃縮為「沒有性能測試數據即公開不充分」,反而會掩蓋它最值得討論的問題,也會不必要地壓縮參數限定產品的正當使用空間。
二、基本案情與裁判結果:從維持專利有效到撤銷無效審查決定
本案是王某與國家知識產權局、康某陶瓷公司、康某管理公司之間的發明專利權無效行政糾紛。涉案專利號為201380011479.2,名稱為「通過無誤差函數壓縮應力曲線的離子交換玻璃」,涉及以離子交換及熱處理調整玻璃應力分布。王某於2020年提出無效宣告請求;國家知識產權局作出第45834號決定,在修改後權利要求1至8的基礎上維持專利權有效。北京知識產權法院撤銷該決定並命重新審查;最高人民法院於2024年4月23日駁回上訴、維持原判。②
行政審查與司法審查的分歧,集中在已知測試方法能否補足非易碎性教導。行政機關認為,易碎性是玻璃設計中的通常考量,其測試方法亦為本領域所熟知。最高人民法院則要求說明書足以使技術人員確定可以獲得權利要求所限定的產品;本案僅有提高相關應力參數的實施例,未交代它們同時滿足非易碎性的依據。③
裁判效力必須準確表述。終審判決維持的是撤銷無效宣告請求審查決定、由國家知識產權局重新作出決定的結果,並未在判決主文中直接宣告專利權無效。最高人民法院認為公開不充分已足以支持撤銷,因而未進一步全面評述創造性;它同時糾正了原決定對CT值的理解,指出創造性分析的前提存在錯誤。④
三、權利要求解釋:說明書必須實現的是全部限定條件的組合
理解本案,首先要區分不同應力數值的角色。CS表示壓縮應力,DOL表示壓縮應力層的深度,CT表示拉伸應力。最高人民法院對權利要求的合理解釋是:以玻璃的CS、DOL等數值計算出的CT,必須高於普通玻璃的相應極限;同一玻璃又必須不易碎,也就是其實際CT低於脆性限值。這兩項條件必須同時成立。⑤
因此,本案並不是一個數值既要高於又要低於同一界限的自相矛盾命題。計算值的比較基準與實際脆性限制各有作用。真正需要說明的是:採用所公開的材料與處理步驟,為何能在提高相關應力參數的同時,獲得仍然不易碎的玻璃。這種性能組合正是技術教導必須覆蓋的對象。
在充分公開審查中,完成多數技術特徵不能代替完成整個技術方案。假使一項產品被限定為兼具高強度與高延展性,證明高強度的數據,不能直接證明高延展性;即使兩種性能各自都能在不同樣品上取得,也仍須說明它們能否在同一產品上共存。本案要求審查者把性能條件重新放回完整產品之中,避免把相互制約的條件分開核對後,便推定整體方案已經公開。
這也揭示權利要求解釋與充分公開的先後關係。審查者應先確定參數的含義、計算或測量方式,以及性能條件是否構成限定,再判斷說明書能否實現該組合。若把計算CT理解為實測CT,或者把非易碎性當成無須實現的宣傳性效果,後續對技術教導是否足夠的判斷就可能偏離受保護的方案。
四、充分公開的實質:從已知測試方法到獲得合格產品的技術教導
(一)可識別性與可實現性各自回答不同問題
測試方法回答的是「眼前這件產品是否合格」。製造教導則回答「依照公開內容,如何獲得這件合格產品」。前者可以讓保護範圍的邊界清楚,後者才能使專利公開發揮技術傳授作用。一套完整的測試標準,若沒有相應的製造路徑,仍可能只給技術人員一個辨認成功的工具。
本案說明書引述的美國同族專利,使技術人員能理解易碎性及脆性限值等概念,卻不能據此得出本案實施例必然不易碎的結論。最高人民法院因此區分了權利要求邊界的清楚程度與說明書的可實現程度。它否定的是這份引述在本案中所能承擔的證明作用,而非一般地否定引用文獻補充技術知識的可能性。⑥
專利權人若主張「不合格的產品本來就不在權利要求內」,也仍未回答公開是否充分。這種限定確實能排除失敗樣品,卻不能自行提供取得成功樣品的方法。否則,只要把所有尚未解決的技術障礙改寫成產品必須具備的性能,便能將研發工作交給讀者,同時保留對成功結果的控制。
(二)從工藝到性能之間,需要可依循的技術關聯
說明書不必在每一案件中揭示完整科學機理。可重現的製程、合適的材料組成、足以指導選擇的操作條件及可靠的代表性結果,都可能提供充分教導。機理未知,並不必然妨礙技術人員依照方法穩定獲得產品。關鍵在於,已公開內容是否留下了必須重新研究才能跨越的技術缺口。
本案的缺口涉及玻璃是否易碎。法院考慮玻璃成分、退火溫度、冷卻速率等複雜因素,認為既有知識不能保證採用涉案方案製得的玻璃必然不易碎;若只靠逐批測試來確認能否取得所限定產品,則需要過度勞動。這是法院結合具體公開內容作出的判斷。⑦
從技術教導的角度看,應進一步問:說明書是否說明哪些條件控制非易碎性,哪些變量可以按通常知識調整,調整失敗後又應如何修正?一個有邊界、有方向的優化過程,可以屬於合理試驗。若讀者只能任意改換組成、熱處理與冷卻條件,再用測試淘汰失敗品,公開的實際內容就可能只是研究任務。
(三)充分公開與支持要求不可相互替代
本案適用2008年修正的《中華人民共和國專利法》。第二十六條第三款關注技術人員能否實現;第四款另涉及權利要求以說明書為依據並清楚、簡要限定保護範圍。最高人民法院引用的授權確權司法解釋,也將不能實施、不能解決技術問題及確認解決問題需要過度勞動,列為公開不充分的判斷情形。⑧
兩項要求可能因同一事實而同時發生疑問,但分析方法仍應分開。說明書詳述一種可實施產品,權利要求卻概括到技術效果難以合理推及的巨大範圍,會引出支持問題,也可能引出該範圍能否實施的問題。相反,即使權利要求只覆蓋一個很窄的參數區間,若說明書未教會讀者獲得其中的產品,仍然可能公開不充分。範圍窄並不能補足製造方法。
五、實驗數據與過度勞動:如何避免將充分公開審查機械化
(一)實驗數據的重要性,取決於它補足什麼
在本案中,非易碎性數據具有雙重作用:既能表明製得樣品符合權利要求,也能支持公開製程確實通向所限定產品的推論。當所追求的性能組合不容易由通常知識預測時,這類證據的重要性自然提高。但不能由此推導出所有參數產品都必須提交同一格式、同一數量的試驗報告。
若產品結構與性能之間已有穩固的通常知識,具體製造步驟也足以重現結果,沒有附上逐項實驗數據,未必留下實施障礙。反過來,一份數據齊全的說明書,也可能只展示某次偶然成功,而沒有交代取得成功的關鍵條件。證明一件產品曾經存在,與使別人能夠取得它,仍有距離。
對數據的審查因此應重視關聯性:樣品是否與權利要求對應,性能測試與製程是否指向同一組材料,測量條件是否可重現,結果是否能支持所主張的推廣範圍。增加數據頁數並不當然提高公開程度。若關鍵性能從未被驗證,也無法由已知關係推出,再多與其他性能有關的曲線,都不能填補這一缺口。
(二)合理試驗與過度勞動,不能只按次數區分
充分公開並不要求技術人員完全不做試驗。世界智慧財產權組織的PCT國際檢索與初步審查指南允許合理的試錯,並強調要結合技術領域、公開內容及通常知識判斷;同時要求教導足以實施所要求保護的範圍,並非每一變型都必須分別列出實施例。⑨
更有說服力的判斷,應考察試驗的目的與可預測性。檢查依既定方法做出的產品是否符合預期,是驗證;在已知因素及可控區間內調整,是優化;找出說明書尚未提供的材料組合或製程規則,則可能是在完成發明。三者可以使用同一儀器、花費相近時間,但法律上的意義不同。
本案關於逐批測試構成過度勞動的表述,適宜作限縮理解。工業生產中的抽樣、破壞性測試與品質控制,並不因反覆進行就一概證明公開不充分。決定性問題是:試驗是在確認一條已被充分教導的製造路徑,還是在彌補尚不知道如何取得所要求產品的缺口。就本案而言,法院將逐批測試置於後一脈絡;這不應變成否定正常品質控制的通則。
也不能把法院所說的無法確定產品符合條件,擴張為發明客觀上不存在、專利權人從未製得合格產品,或存在不誠信申請。公開是否充分,審查的是申請文件與相關知識對讀者提供了什麼。未公開的成功經驗,不能自動轉化為公眾可依循的技術教導;而公開不足,也不等於技術方案在自然科學上必然不可能。
六、比較案例:不同法域如何處理參數、性能與實現教導之間的缺口
比較法的重點,應放在法院如何識別未完成的技術工作。臺灣、日本與中國大陸的制度背景不同,歐洲專利局上訴委員會又屬跨國條約體系;其締約國亦包括英國,不能簡單等同於某一國的歐陸法院。以下按法域比較裁判理由,保留各案在技術事實與法定要件上的差異。
(一)臺灣:能否據以實現,並非實驗資料的有無測驗
智慧財產法院105年度行專訴字第2號「光學系統」案,涉及如何根據輸入資料及計算過程取得光學輪廓。依經濟部智慧財產局公布的官方案例整理,說明書未充分交代參數如何形成、相關計算如何導出輪廓點,技術人員難以憑通常知識補足;法院因而維持撤銷相關請求項的處分。本文對此案採用的是官方整理所呈現的理由,未將其視為判決全文的直接引述。⑩
這與361號案具有可比較之處。名稱、符號及最終目標即使清楚,若從輸入條件到輸出產品之間缺少關鍵步驟,技術人員仍須自己完成方法。本案的缺口位於製程與非易碎性之間;光學系統案的缺口則位於參數運算與可形成的光學輪廓之間。兩案都要求有能力辨認結果之外,還應有能力重現結果。
另一方向的對照是106年度行專訴字第30號「通風裝置及其葉輪」案。請求項以葉片數量及若干尺寸比例界定葉輪,法院考量說明書、圖式與技術人員的知識後,認為足以據以實現,並駁回舉發人的訴訟。該案說明,參數限定本身並不導致公開不足,具體構造與比例關係可能已提供充分製造指引。⑪
智慧財產局對該案的分析亦提醒,不應單憑缺乏實驗數據便認定揭露不充分。這個觀察有助於校準361號案:當尺寸及構造可以按公開內容直接實作,實驗報告未必是必要條件;當多因素耦合的性能無法由公開製程合理推出,欠缺相應數據或其他技術依據,才可能具有決定性。⑫
(二)歐洲:測量不確定何時轉化為實施障礙
歐洲專利局上訴委員會T 593/09案涉及PET樹脂塗覆金屬板,以低溫結晶溫度LTC範圍限定樹脂。說明書未交代差示掃描量熱法的加熱速率,而加熱速率能顯著改變所得參數。委員會認為,技術人員因而不能可靠選出具有所需性能的樹脂,須進行過量試驗;其問題已超出單純的邊界不清,構成公開不充分。⑬
這一裁判的重要區分是:參數測量方式不完整,並不一律落入充分公開。若不確定性只是讓範圍邊緣難以判斷,可能主要屬清楚性問題;若它使技術人員無法找到或製備解決技術問題的產品,才觸及可實現性。必須說明測量缺陷如何實際阻斷技術教導,而不能只以「參數模糊」替代分析。⑭
T 2037/09案則涉及以過篩後殘留量限定的碳粉。說明書欠缺振動過篩時間等條件,而測試過程又可能使凝集物破碎、改變結果。委員會認為,技術人員無法在不付出過度負擔的情況下識別適合的碳粉,因而認定公開不足。此案表明,測試並非總是被動觀察;若測試本身改變被測物,未交代測試條件也可能破壞產品選擇的可重現性。⑮
與這兩個歐洲案件相比,361號案的重心不是「非易碎性無法測量」,而是「知道怎麼測量,仍未獲得足以製出符合條件產品的教導」。缺陷位置不同,卻共同要求審查者證明參數與可實現性之間的因果關係。
(三)普通法系:功能性範圍應與可實施的技術貢獻相稱
美國最高法院Amgen Inc. v. Sanofi案涉及以結合位置及阻斷功能界定的抗體類群。專利雖提供若干具體抗體,以及尋找其他抗體的研究路線,法院仍認為不足以使技術人員在無過度試驗的情況下實施所主張的廣泛類群。法院同時承認,合理試驗可以被容許,具有共同性質或一般原理的教導也可能支撐較廣範圍;問題在於本案提供的內容未完成所主張範圍的實施教導。⑯
Amgen案與361號案都不接受以篩選成功結果來代替製造或取得成功結果的教導,但兩案不足的層次不同。Amgen案已有可實施的具體抗體,爭點是如何覆蓋龐大的功能類群;361號案則在已列明的玻璃實施例上,就欠缺其滿足全部核心條件的依據。前者偏重從少量實施例到整體範圍的推廣,後者先追問完整產品是否已被教會。
英國最高法院Regeneron Pharmaceuticals Inc. v. Kymab Ltd案涉及以人類免疫球蛋白可變區相關序列構建的轉基因小鼠。多數意見認為,申請時的公開只能使技術人員製得所要求範圍中的部分小鼠,重要的其餘部分尚不能實現;後來的技術進步不能回頭補足當時的公開。判決要求權利要求範圍與已提供的技術貢獻相稱,單有一般構想不足以支持當時尚無法製得的重要範圍。⑰
這些普通法案例對本案的啟發,並非機械地要求每一產品都列舉實施例。更有用的問題是:已公開的共同規律,是否足以讓技術人員把成功方法合理推廣?如果成功依賴尚未揭示的個別條件,寬泛性能限定就可能超過已傳授的技術。若真正提供了可普遍適用的製造原理,保護範圍則不應只因例子有限而被任意壓縮。
(四)日本:既有製造技術不能代替取得特定參數的條件
日本知的財產高等裁判所平成19年(行ケ)第10308號「被覆硬質部材」案,以特定晶面繞射強度比界定塗層。法院分別檢討支持要件及實施可能要件,關注未設上限的範圍能否由公開內容支撐,以及製得特定結晶取向所需條件是否充分。即使相關成膜技術本身已知,也不能因此推定技術人員能依說明書獲得具有特定參數的塗層。⑱
該案與361號案共有一項直接的判斷要求:會做一般產品,不等於會做具有所限定特殊性能的產品。另一方面,日本案件涉及的開放範圍與製程條件問題,也不能被改寫成所有無上限參數都不合法的通則。能否概括,仍取決於公開的實驗、技術規律與通常知識可以支撐到哪裡。
(五)共同標準及其差異
上述案件可以按缺口所在分為三類:測量條件不足,使技術人員無法選出適當產品;製造條件不足,使技術人員不能獲得完整產品;少量成功例子不足以支持重要的其餘範圍。三者都可能引出充分公開問題,但不能使用同一證明方法。測量缺陷應交代測試條件的實際影響,製造缺陷應定位缺失步驟,範圍缺陷則應說明已有教導為何不能合理推廣。
各法域的法條結構、舉證規則及程序後果不盡相同,因此比較結果宜停留在技術教導的分析層次。可共同採用的追問是:讀者依公開內容與相關日的通常知識,是否仍須自行發現取得合格產品的關鍵規則?這比抽象地主張某法域「較嚴格」更能幫助理解和適用361號案。
七、本案的評價與適用界限:充分技術教導應如何判斷
(一)本案要求把未被實現的性能條件納入審查
本案的主要價值,在於沒有讓非易碎性被測試方法或保護範圍的排除條件所掩蓋。它要求行政機關核對完整的性能組合,並將實驗數據的作用連接到產品可獲得性。這能防止說明書只展示容易取得的參數,卻把真正困難的性能留給技術人員自行處理。
其理由仍有需要精確化之處。將逐批測試直接稱為過度勞動,容易被理解成對產業品質控制的普遍否定;將沒有數據與公開不足緊密相連,也可能讓審查滑向形式核對。較穩妥的適用方式,是先指出缺少哪項必要教導,再說明通常知識為何不能補足,以及所需試驗如何超出合理驗證或優化。數據欠缺應是這條推理中的證據,而不是不經分析的結論。
(二)以具體技術缺口組織審查與論證
實務上,可先整理權利要求必須同時滿足的條件,確認每項參數的定義與取得方式;再逐一對應說明書中的材料、步驟、測量方法和結果,檢查它們是否指向同一完整產品。若已存在可重現的成功方案,就進一步檢查教導能否合理延伸至所要求的範圍;若連列出的實施例是否完整合格都不能確定,則應先處理這個較基本的缺口。
對無效請求人而言,有力的論證應定位斷裂之處,例如某測量條件足以改變產品選擇、某性能依賴未公開的材料因素,或重要範圍只能靠未教導的技術才能實施。對專利權人而言,回應則應指出可以依循的具體步驟、申請時可援用的通常知識,以及為何剩餘試驗仍屬合理工作。僅稱「技術人員會試」或「不合格品不在範圍內」,不足以說明缺口如何被填補。
事後補充試驗的價值,也應依其作用區分。它可以協助辨明原記載的製程是否能重現、澄清已公開內容的意義;若補充材料首次揭露不可缺少的組成、操作窗口或選擇規則,就涉及以後來的技術教導修補原始缺口。本文提出的是分析方法,並不將361號案理解為已就所有補充證據的可採性與證明力作出一般裁判。
(三)參數寫法的正當性,取決於公開內容承擔了多少技術工作
參數或性能限定可以保護發明人真正教會公眾的一類產品。其正當範圍不必與實施例逐一重合;可靠的一般規律與代表性教導,可以使技術人員在合理試驗下實施更廣的範圍。PCT指南亦承認,應按整體教導及技術領域判斷是否足以實施,而不是要求每個變型都被單獨描述。⑲
361號案提示,撰寫說明書時應使產品條件與製造教導彼此對應。對相互制約的性能,要交代它們何以能夠共存;對難以預測的性能,要提供足以支撐成功的數據或其他可靠依據;對需要調整的製程,要交代選擇方向與可用範圍。讀者可以完成合理驗證和常規優化,但取得所限定產品的關鍵方法,應當已由專利公開傳授。
注釋與參考資料
① 最高人民法院,(2022)最高法知行終361號行政判決,2024年4月23日,「本院認為」之公開充分性部分。 最高人民法院知識產權法庭:判決全文。
⑤ 同前引①,權利要求1及二審對計算CT、實際CT與脆性限值的解釋。
⑥ 同前引①,關於引述美國同族專利及第二十六條第三、四款之區分。
⑦ 同前引①,關於易碎性影響因素、通常知識及逐批測試的論述。
⑧ 同前引①,法律適用部分及所引《最高人民法院關於審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規定(一)》第六條第一款。
⑨ 世界智慧財產權組織,《PCT國際檢索與初步審查指南》,第5.45至5.58段,關於充分揭露、合理試錯、保護範圍及支持要求。 WIPO:PCT國際檢索與初步審查指南。
⑩ 智慧財產法院105年度行專訴字第2號,2016年7月14日。本文依經濟部智慧財產局官方案例彙編「光學系統」案之判決認定部分整理;來源為官方案例報告。 經濟部智慧財產局:「光學系統」案例整理。
⑪ 智慧財產法院106年度行專訴字第30號,2018年2月8日,「通風裝置及其葉輪」案,關於揭露充分及說明書支持的判斷。 經濟部智慧財產局:判決全文。
⑫ 經濟部智慧財產局,「通風裝置及其葉輪」案之案例分析,關於實驗數據與揭露充分之論述。此處引用官方分析,非判決文字的直接引述。 經濟部智慧財產局:案例分析。
⑬ 歐洲專利局上訴委員會,T 593/09,2011年12月20日,理由第3.5至3.7及4.1節,關於LTC測量條件與產品選擇。 EPO:T 593/09決定全文。
⑭ 同前引⑬,裁判要旨及理由第4.1.4節,關於清楚性與充分公開的界線。
⑮ 歐洲專利局上訴委員會,T 2037/09,2012年10月30日,理由第3.2至3.6節,關於過篩條件與碳粉之可識別性。 EPO:T 2037/09決定全文。
⑯ 美國最高法院,Amgen Inc. v. Sanofi, 598 U.S. 594 (2023),2023年5月18日,判決第二、三部分,關於功能性抗體類群、合理試驗及全範圍實施教導。 美國最高法院:Amgen v. Sanofi判決。
⑰ 英國最高法院,Regeneron Pharmaceuticals Inc. v. Kymab Ltd [2020] UKSC 27,2020年6月24日,多數意見,尤其第56至60段,關於技術貢獻與相關範圍的實施可能性。 英國最高法院:Regeneron v. Kymab判決。
⑱ 日本知的財產高等裁判所,平成19年(行ケ)第10308號,2008年6月12日,「被覆硬質部材」案,關於取消事由1、2之判斷。 日本裁判所:判決全文。