侵害在先著作权取得的商标,能否支持侵权请求? ——最高人民法院“一品石”案的裁判逻辑
摘要:“一品石”案涉及注册商标与在先著作权的冲突,也涉及法院能否在注册尚存时否定具体侵权请求。最高人民法院通过关联著作权案件确认在先作品及侵权事实,再以诚实信用原则和禁止权利滥用规则审查商标请求的正当性,最终驳回商标权人的诉讼请求。其意义不在于宣布著作权一概优先于商标权,而在于区分注册状态、使用行为和权利行使:注册不能消除独立存在的在先权利,也不能使针对在先权利人的不正当请求获得支持。比较台湾、日本、德国、欧盟、英国、美国和新加坡的案例,可以进一步识别无效程序、权利滥用抗辩及其证据边界。
一、问题的提出:注册状态与请求正当性之间的距离
注册商标专用权通常是商标侵权请求的起点。权利人提出注册证明,被告被指在相同或类似商品上使用相同或近似标识,法院据此审查使用性质、侵权构成及责任范围。但是,当被告指出注册标识本身来源于其享有著作权的作品时,审理就不能停留在标识比对。法院还必须回答:原告凭借这一注册地位,是否有权要求作品权利人停止使用自己的作品并支付赔偿?
“一品石”案使这一问题变得具体。创作和使用标识的一方被后来的商标申请人起诉,商标申请人又被指侵犯该标识的在先著作权。如果只看注册时间与被诉商品,原告可能取得胜诉;如果把作品来源、申请人的接触可能性和权利行使目的纳入审查,结论则可能相反。这不是可以凭“谁先注册”解决的单一商标争议。
本文所说的“能否支持侵权请求”,指法院是否应给予停止侵害、损害赔偿等实体救济,而非当事人能否递交起诉状。民事诉讼中的请求被驳回,也不等于商标登记在该判决中被撤销。把起诉条件、请求成立和注册效力分开,才能准确理解本案的裁判逻辑。
二、案件事实与诉讼经过:两件再审判决如何衔接
(一)作品在先形成,商标在后申请
涉案“一品石”标识是借鉴“秋史体”而设计的书法文字造型,2006年已随电饭煲产品在韩国公开发表,相关产品于2007年4月在广交会宣传。郑俭红于2007年7月申请第6175220号“一品石”商标,2010年获准注册于电炊具、电压力锅等商品;一品石公司获其授权使用。2008年,郑俭红另申请字形有所变化的第6671221号商标。青岛福库公司于2012年受让涉案美术作品著作权。①
这里应当区分作品权利的形成时间和福库公司受让权利的时间。福库公司在2012年才取得著作权,并不意味着作品直到2012年才受到保护;所谓“在先”,应结合原始作品及权利形成的时间判断。受让人主张的是经合法转让承继的既有权利,而不是以较晚的转让日期重新制造一个在先地位。
(二)商标案先有600万元判赔,再审改判驳回请求
2016年,郑俭红和一品石公司以福库公司在电饭煲上使用“一品石”标识侵犯注册商标专用权为由提起诉讼。一审作出(2016)粤03民初1174号判决,要求福库公司停止侵权,并赔偿经济损失及合理费用合计600万元;二审(2019)粤民终1945号判决维持。最高人民法院在(2021)最高法民再30号案中撤销两审判决,驳回郑俭红、一品石公司的诉讼请求。②
(三)关联著作权案为商标请求审查提供事实基础
福库公司另行提起著作权诉讼,主张两枚商标的相关使用侵犯其美术作品著作权。该案一审、二审均未支持其请求。最高人民法院于2021年12月16日作出(2021)最高法民再121号判决,确认作品受到保护,认定被告使用相关标识侵犯著作权,改判停止侵权并赔偿经济损失及合理开支合计50万元。③
第121号判决解决作品是否受到保护、福库公司是否享有权利以及相关使用是否侵犯著作权;第30号判决进一步解决商标权人能否凭同一标识的注册地位向福库公司主张侵权。两案相互关联,但法律效果不同:前者保护著作权并追究侵权责任,后者否定具体商标请求。600万元与50万元也分别属于两件诉讼的处理结果,不能将其理解为同一案件赔偿额的简单调减。
三、裁判逻辑:从作品保护到商标权行使的正当性
(一)先确定保护对象,避免把词语与作品混为一谈
本案的著作权保护对象不是“一品石”三个汉字所表达的抽象词语,而是具有具体形态的书法文字造型。最高人民法院在著作权案中指出,借鉴公有领域已有字体,并不当然排除作品独创性;作者对文字形态的个性化选择、取舍和编排,可以形成受保护的美术作品。该判断也被纳入最高人民法院知识产权案件年度报告。④
这一前提具有双重作用。它防止商标申请人以“字体来自公有领域”为由,一并否定后来创作者的具体表达;同时也防止著作权人把对具体造型的保护扩大为对公共字体、创作风格或者汉字本身的独占。独创性解决的是“有没有受到保护的表达”,侵权比对解决的是“被诉标识是否利用了该表达”,二者都不能由词语相同替代。
(二)再以证据确认侵权,恶意判断不能先于事实
第121号判决并非因为双方都使用“一品石”文字便认定侵犯著作权。其判断结合了作品的独创性、被诉标识与作品的实质性相似、郑俭红接触作品的可能性,以及其所提交设计稿的证明情况。对自行创作的主张,法院也进行了证据评价,并未仅凭主张本身就承认独立创作。⑤
因此,本案的恶意评价具有可以核验的事实基础。先确认被告享有受到保护的在先作品,再确认原告一方相关标识的来源及使用侵害了该作品,才有条件讨论后续商标请求的不正当性。如果省略前两步,只因申请人知道市场上存在近似标识便认定恶意,诚实信用原则就可能变成主观印象的替代品。
(三)注册证明权利地位,不能替代对具体请求的审查
商标注册证明了注册人就特定标识、特定商品取得法定权利地位,但不能由此推导出该标识的所有使用方式均合法,也不能推导出注册人可以排除一切与该标识有关的在先权利。最高人民法院在第30号判决中,把原告是否具有向福库公司主张商标专用权的合法基础放在审查中心;在确认取得及使用商标建立于侵害在先著作权的基础上后,认定继续提出商标侵权请求构成权利滥用。⑥
从这一结构可见,裁判考察的不只是“原告有没有一项商标权”,还包括“这项权利能否在当前关系中支持这一请求”。形式上的权利存在与具体请求可以成立,是两个不同层次。后者需要把权利来源、双方关系及被请求禁止的行为联系起来,不能只查验注册证后便直接进入赔偿计算。
(四)诚实信用原则连接权利取得与诉讼行为
本案并非孤立创设一种新的抗辩。最高人民法院指导案例82号“歌力思”案已经明确:违反诚实信用原则,损害他人合法权益、扰乱正当竞争秩序,恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的,法院应以权利滥用为由不支持其请求。⑦
“一品石”案将这一规则运用于著作权和商标权交叉的情形。取得标识时侵害他人的创作成果,使用标识时继续侵害同一在先权利,再以注册商标要求作品权利人退出使用,三者形成连续的事实关系。问题不只是申请阶段存在瑕疵,更在于原告试图通过侵权诉讼实现一种法律不应支持的排他结果。
本文认为,这种对具体请求的审查,比笼统宣布“恶意商标不受保护”更准确。后者容易混淆注册效力与诉讼结果;前者则要求法院说明,为什么当前请求会使原告从其侵害在先权利的行为中取得利益,以及为什么给予禁令或赔偿会进一步损害被告已经确认的合法权利。
(五)权利基础被否定后,其他侵权要件不再决定结果
最高人民法院在第30号判决中认为,既然诉讼请求缺乏权利基础,相关诉讼主张均以此为前提,就无须再逐一分析评判。⑧这体现出本案审查顺序的变化:先处理足以决定请求成立与否的基础问题,再判断是否有必要进入商标性使用、标识比对和损害赔偿等后续问题。
即使被诉使用满足一般商标侵权条文所描述的某些外观条件,也不能自动补足请求的正当性。本案不是通过否认标识相同或者否认商业使用来回避冲突,而是在承认冲突存在的情况下,说明原告为何不能取得其所要求的司法救济。
四、制度意义:注册无效、侵权责任与权利滥用须分别处理
(一)五年期限稳定注册状态,不当然消灭独立民事权利
依本案裁判时期的商标法制度,第三十二条禁止申请注册损害他人现有在先权利;第四十五条对有关相对事由的无效宣告请求原则上规定五年期限,并对恶意注册的驰名商标等情形设有特别规则。无效宣告主要处理注册效力。⑨
期限制度具有稳定注册关系的功能,但其对象和法律效果必须被准确界定。以五年期限届满为由维持注册状态,不等于著作权也在同日消灭,更不等于过去或者现在的使用因此取得著作权人的许可。将商标确权程序的期限直接转化为著作权侵权的免责条件,会把两个制度保护的利益及审查对象混在一起。
最高人民法院关于注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷规定,明确允许当事人以注册商标使用的文字、图形侵犯著作权等在先权利为由提起符合起诉条件的民事诉讼。⑩这为区分注册管理和民事侵权责任提供了制度基础:存在注册,并不能阻止法院审查实际使用是否侵犯另一项权利。
关联著作权案二审曾以提起诉讼时超过商标核准注册后的五年为由不予支持;最高人民法院再审则就作品、权属及侵权进行实体审查,并作出相反结论。⑪由此可以看出,不能只因商标注册已超过一定年限,便跳过著作权侵权的实体判断。当然,民事请求仍须分别接受其自身的时效、责任期间及其他法定条件审查。
(二)商标专用权包含排他利益,不等于获得全面使用许可
一个图案可以同时承担作品表达和商品来源识别两种功能。商标法保护来源识别关系,著作权法保护符合条件的具体表达。取得其中一项权利,并不会当然取得另一项权利。把他人的美术作品注册为商标,不能据此推定已获复制、使用作品的许可;作品权利人享有著作权,也不意味着其所有商业使用必然排除其他合法商标权的约束。
因此,本案不宜被概括为“著作权永远优先于商标权”。真正的判断应落实到具体标识、权利形成时间、来源关系和使用行为。在“一品石”案中,法院已经确认相关使用侵害了在先作品,原告又以该注册地位要求作品权利人停止使用,因而具体请求不能获得支持。离开这些事实条件,不能直接移植其结论。
(三)不支持请求与宣告无效,审查对象和影响范围不同
无效程序解决商标登记应否维持;侵权诉讼解决被诉行为及当事人之间的民事责任;权利滥用抗辩则检验原告当前请求是否属于应受保护的权利行使。三者可以围绕同一标识发生,但不能彼此替代。第30号判决的主文是撤销两审判决并驳回请求,没有以商标无效宣告代替案件裁判。
对具体请求的限制必须同时具备实体理由和程序约束。法院应给予双方围绕作品来源、侵权事实及请求正当性充分举证、辩论的机会,并说明结论的适用范围。诚实信用原则的作用,是解释并限制当前权利行使,不应成为绕开专门确权程序、任意重写登记状态的理由。
五、国际案例比较:相近结果背后的不同法律路径
(一)台湾AUTEL案:权利滥用抗辩不能被注册状态遮蔽
台湾最高法院111年度台上字第16号判决(2022年6月15日)涉及商标权人通过业务往来知悉道通公司的“AUTEL”标识后申请注册,再向原厂授权经销商主张侵权。最高法院认为,关于不正当取得、违反诚信及权利滥用的主张属于重要防御方法,原审未予论述并说明理由存在缺失,遂撤销原判、发回审理。⑫
它与“一品石”案相近之处,在于法院不能仅因原告持有注册商标,就忽略被告对权利来源及行使方式的抗辩。区别也很明确:AUTEL案并非在先著作权案件,该最高法院判决也没有终局驳回原告请求。其参考价值主要体现为要求实质回应重要抗辩,而不能写成已经形成与“一品石”案完全相同的终局结论。
(二)日本POPEYE围巾案:名称与作品形象之间的特殊联系
日本最高裁1990年7月20日昭和60年(オ)第1576号判决,涉及POPEYE商标权人起诉销售著作权授权围巾的经营者。争议包括围巾上单独使用“POPEYE”文字。最高裁认为,该名称与广为人知的漫画人物形象不可分离,向著作权授权商品销售者主张商标侵权有损公平竞争,构成权利滥用,遂撤销被告败诉部分并直接驳回相应请求。⑬
该案特别有启发性之处,在于其没有把人物名称视为当然独立受到著作权保护的作品。对名称的使用未必可以直接依著作权冲突条款解决,但在特定事实下,仍可从注册标识借助的人物吸引力及公平竞争关系审查权利行使。与“一品石”案相比,它展示了权利滥用规则不同的论证入口;不能据此推广出所有角色名称都受著作权保护的结论。
(三)德国Classe E案:形式权利不能被用于不正当索赔
德国联邦最高法院2000年11月23日I ZR 93/98“Classe E”案,涉及商标持有人针对奔驰使用相关车型标识提出权利要求。奔驰提起消极确认之诉。法院依据德国民法典第242条认可权利滥用评价,结合大量囤积商标、缺乏认真使用规划及主要借相同或近似标识提出金钱要求的事实,确认该商标持有人不能对奔驰行使有关请求。⑭
本案没有在先著作权问题,但其方法与“一品石”案可以比较:审查形式权利是否被用于不正当目的,并限制对特定相对人的行使。德国案也提示,缺乏自行生产商品的计划不是恶意的充分条件;为真实许可、品牌服务等商业活动取得商标,与为等待索赔而囤积商标,应结合证据区别评价。
(四)欧盟与英国:无效程序及保护范围的限缩
欧盟法院2014年3月27日C-530/12 P“OHIM诉National Lottery Commission”案,涉及以意大利法保护的在先图案著作权挑战手形商标注册。法院讨论成员国著作权法的查明和审查,并因程序问题撤销普通法院判决、发回审理。⑮它适合比较在先著作权进入商标无效程序的路径,但不能作为已经终局认定权利滥用并驳回侵权请求的案例。
英国最高法院2024年11月13日[2024] UKSC 36“SkyKick诉Sky”案,则涉及缺乏相应使用意图和商业理由的过宽商标注册。最高法院恢复部分恶意认定并认可限缩保护范围;云迁移相关侵权未获成立,云备份相关侵权结论仍获维持。⑯其启示是,恶意评价和法律后果应对应具体商品、服务及请求,不应从局部不正当性直接推导出全部商标权失去保护。
(五)美国与新加坡:抗辩的证据要求及正当利益
美国第九巡回上诉法院2021年2月16日“Metal Jeans诉Metal Sport”案,涉及地区法院以“不洁之手”抗辩作出对原告不利的简易判决。上诉法院认为,下级法院不当处理争议证据及推论,部分撤销并发回。⑰这一案例说明衡平法抗辩可以进入商标诉讼,同时也说明,即使存在不利于权利人的历史事实,仍须遵守证据评价和审理程序。它不是抢注在先著作权作品的同类终局判决。
新加坡高等法院2007年4月30日[2007] SGHC 59“Weir Warman案”涉及WARMAN商标及双方历史协议。法院结合有关地域并非一方专享、协议可支持双方注册利益等情况,未支持恶意无效主张。⑱该案从反面提示:知悉他人使用标识并不当然等于恶意,合同、授权及双方各自的正当利益,可能改变对注册行为的评价。
(六)比较的重点在于功能对应,而非概念名称相同
这些案件不能被概括为各法域一致承认同一种“商标权滥用”。日本和德国侧重特定权利行使的限制;台湾所引判决要求回应重要抗辩;欧盟案例发生于无效程序;英国处理部分恶意和范围限缩;美国案例突出衡平法抗辩及审理条件;新加坡案例则强调合同利益。可以比较的是它们分别怎样避免注册制度被不正当利用,以及如何防止抗辩本身被过度扩大。
对“一品石”案而言,最有解释力的比较维度是:法院审查注册本身还是具体请求,依据侵害在先权利还是其他不正当目的,是否已有充分事实认定,以及判决改变全部注册效力还是仅限制相关救济。只有把这些维度对应起来,国际案例才具有论证价值。
六、适用边界:如何防止权利滥用成为泛化抗辩
(一)在先著作权须经完整证明
被告首先应明确所主张的作品及受保护表达,再证明权属和在先形成时间,并针对被诉标识提出侵权比对。最高人民法院关于商标授权确权行政案件的规定第十九条,也将作品性、主张人的权利资格及诉争商标是否侵害著作权列为审查事项。⑲这一证据结构可以帮助理解本案,但行政案件规则本身不能直接取代民事诉讼的全部审查要求。
对于委托创作、跨境使用和转让取得的作品,设计底稿、创作合同、首次发表资料及转让文件应形成相互支持的证据链。登记证书能够发挥证明作用,却不能单独解决所有争议。尤其当登记或受让发生在商标申请之后时,应说明作品本身为何在先存在,避免把登记日期或受让日期误作权利起点。
(二)主观恶意应从具体行为和客观证据推认
申请人接触作品的机会、申请与作品公开的时间关系、造型相似程度、对独立创作的解释以及申请后行为,都可能进入综合评价,但任何一个因素都不宜被机械地当成充分条件。相似可能来自公有领域素材,接触可能来自合法授权,知悉他人使用也可能与双方共存或合作安排并存。法院应说明相关证据为何共同支持本案结论,并回应合理的相反解释。
(三)不正当性必须与当前请求具有具体联系
“一品石”案中,取得及使用商标侵犯的是福库公司的在先作品,商标请求针对的又是福库公司使用相关标识的行为,二者具有直接联系。最高人民法院的否定评价依附于这一事实结构。⑳不能据此宣布商标权人对任何第三人均丧失请求权;涉及无关商品、不同标识、合法授权使用或后续受让人的争议,还需要独立审查。
这里还须防止由抗辩越界到赔偿请求。本案驳回商标请求,并不自动意味着原告应赔偿被告为诉讼支付的一切费用,更不当然意味着所有起诉行为均构成独立侵权。另行请求损害赔偿,仍应提出相应法律依据、证明责任要件及损害,不能把本案的抗辩效果直接转换为新的给付请求。
(四)法院应说明为何拒绝相关救济,并界定结论范围
适用诚实信用原则的裁判,不能止于“不诚信”三个字。充分的说理至少应说明:受到侵害的在先权利是什么,原告取得及行使商标的行为如何影响该权利,为何支持当前请求会产生法律不应认可的结果,以及结论对哪些标识、使用方式和当事人关系发生作用。说理越具体,登记制度的稳定性与对不正当请求的控制就越容易兼顾。
在程序上,重要抗辩应获得明确回应,关键事实有争议时不能未经审理便作出道德化判断;事实已足以否定请求基础时,则应解释为何后续侵权要件不再影响结果。台湾和美国所引案件从不同制度背景提醒我们,限制权利滥用也需要受到程序和证据规则的约束。
七、结语:注册尚存,不意味着当前请求当然成立
对标题提出的问题,“一品石”案给出的答案应当限定于其已经查明的事实:商标的取得及使用建立在侵犯福库公司在先著作权的基础上,商标权人又据此要求福库公司承担侵权责任,这一请求构成权利滥用,不能获得支持。法院据此驳回诉讼请求,而非在该民事判决中直接宣告商标注册无效。
本案的深层参考价值,在于将权利证明与救济理由分别审查。注册制度赋予排他地位,司法救济则须面对具体来源关系、使用行为和双方利益。对在先作品的保护不能因后来的注册被省略,对注册商标的限制也不能只凭抽象恶意被扩大。把事实查明、权利边界和请求效果逐层论证,才能使诚实信用原则成为可检验的裁判理由,并为真实创作与正当经营提供稳定的法律预期。
注释与参考资料
① 岳阳市贸促会法律事务部:《“一品石”商标侵权及著作权侵权互诉两案》,2023年11月28日,案情简介部分;该页转载案例介绍。 岳阳市政府网站案例介绍。
② 最高人民法院(2021)最高法民再30号民事判决。一审案号(2016)粤03民初1174号,二审案号(2019)粤民终1945号。参见刊载案情及再审裁判理由的案例整理:《侵犯在先著作权又提起商标侵权之诉构成权利滥用》,2022年7月25日,案情简介、判决观察部分。 中国知识产权律师网案例与判决内容整理。
③ 最高人民法院(2021)最高法民再121号民事判决,2021年12月16日。参见人民法院案例库入库编号2023-09-2-158-067,基本案情、裁判理由及关联索引。 人民法院案例库案例内容转载。
④ 最高人民法院:《最高人民法院知识产权案件年度报告(2021)摘要》,第28项“美术作品独创性的认定”、第29项“被控侵权标志已经作为商标注册使用不影响著作权侵权认定”(转载文本);相关段落以(2021)最高法民再121号案说明裁判规则。 年度报告摘要转载全文。
⑥ 同前引②,再审法院关于合法权利基础、在先著作权及权利滥用的论述。
⑦ 最高人民法院:指导案例82号,王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案,2017年3月6日发布,裁判要点及裁判理由。 最高人民法院指导案例82号。
⑧ 同前引②,再审法院关于无须逐一评判其他诉讼主张的论述及判决主文。
⑨ 《中华人民共和国商标法》(2019年修正),第三十二条、第四十五条。本文分析本案裁判时期的制度,相关条号依该版本引用,不将后续修订文本的条号混用于本案。 国家知识产权局公布的2019年修正文本。
⑩ 《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(2020年修正),第一条第一款。该条对以注册商标使用侵犯著作权等在先权利提起的诉讼作出规定。 最高人民法院公布的相关司法解释文本。
⑫ 台湾最高法院111年度台上字第16号民事判决,2022年6月15日,理由第四部分。下列转载保留判决主文及理由;主文为废弃原判决、发回智慧财产及商业法院。 AUTEL案判决全文转载。
⑬ 日本最高裁第二小法廷,1990年7月20日,昭和60年(オ)第1576号,民集44卷5号876页;英文译文Reasons第2、3部分及主文。 日本法院官网POPEYE案判决译文。
⑭ 德国联邦最高法院,2000年11月23日,I ZR 93/98,Classe E,理由II.1、II.3及有关使用意图的论述;以下来源转载裁判全文。 Classe E案判决全文转载。
⑮ 欧盟法院,OHIM v National Lottery Commission,2014年3月27日,C-530/12 P,ECLI:EU:C:2014:186,关于成员国法查明、程序保障的论述及主文。 EUR-Lex欧盟法院判决全文。
⑯ 英国最高法院,SkyKick UK Ltd and another v Sky Ltd and others,2024年11月13日,[2024] UKSC 36。参见法院发布的案件摘要及其指向的判决第225—240、314—321、365—375段;摘要不属于裁判理由本身。 英国最高法院官方案件摘要。
⑰ 美国第九巡回上诉法院,Metal Jeans, Inc. v Metal Sport, Inc.,2021年2月16日,987 F.3d 1242,案号19-55923,判决第3—7页,尤其结尾关于争议事实处理及部分撤销发回的说明。 美国第九巡回上诉法院判决全文。
⑱ 新加坡高等法院,Weir Warman Ltd v Research & Development Pty Ltd,2007年4月30日,[2007] SGHC 59,关于1971年协议、非专属地域及恶意判断的论述,尤其第49、90段。 新加坡法院Weir Warman案判决全文。
⑲ 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(2020年修正),第十九条,关于在先著作权的作品性、权利资格及侵害认定。 最高人民法院公布的授权确权司法解释。